Déchéance et nullité pour les unes – opportunités d’acquisition pour les autres
Par Maître Alexandrine PANTZ, avocate au Barreau de Toulouse
Avocate Associée, Légapôle Avocat Cabinet Pantz
Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle/droit des marques, et Spécialiste en droit des données personnelles.
La loi Pacte, dont les dernières dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2020, met en place un cadre très large d’action en nullité de marque.
Sous l’impulsion de la réglementation européenne, l’INPI a mis en place un mécanisme permettant à de nouvelles marques ou à des tiers de contester d’anciennes marques, sur des fondements très précis certes.
C’est ainsi que l’action en nullité peut être mise en œuvre par toute personne physique, ou morale.
Autrement dit, sauf dans certains cas particuliers, le justiciable qui entend obtenir la nullité d’une marque concurrente n’a plus besoin de prouver qu’il justifie d’un « intérêt à agir », souvent résumé à la détention d’une marque.
Il s’agit d’une action très efficace car une entreprise pourrait, par le truchement d’un homme de paille, utiliser cette procédure pour attaquer une marque concurrente sur son marché.
La loi Pacte a instauré un régime d’imprescribilité, qui a pour effet de rendre possible cette action à tout moment de la vie de la marque, sous réserve de respecter certains critères.
Alors entrons dans le détail de cette action. En effet, seuls trois cas sont retenus comme étant susceptibles d’entraîner la nullité d’une marque.
1. Nullité d’une marque pour« motifs absolus ». Il s’agit d’un contentieux à l’encontre de marques, souvent anciennes, qui ne respectent pas les conditions de recevabilité légale de dépôt. Ainsi, ce sont des marques souvent descriptives des produits ou services qu’elles visent.
Il s’agit également des marques déposées de mauvaise foi, ou en fraude des droits d’un tiers.
Entrent dans cette catégorie les marques détenues personnellement par les mandataires des sociétés, qui n’en font pas bénéficier leur entreprise.
Un tiers peut agir en nullité à l’encontre de ce type de marques, sans avoir à démontrer d’intérêt à agir ou détenir lui-même de marque.
2. Nullité d’une marque pour« motifs relatifs ». Il s’agit d’un contentieux à l’encontre de marques portant directement atteinte à un droit antérieur, telle qu’une marque antérieure.
La nouveauté de la loi Pacte est de donner la possibilité aux titulaires de dénomination sociale, ou de nom de domaine (qui n’ont pas déposé de marque), de faire valoir leurs droits pour demander la nullité de la marque postérieure.
3. Nullité d’une marque pour « déchéance de la marque ». Il s’agit d’un contentieux à l’encontre de marques qui ne sont pas exploitées de manière conforme à la loi. En effet, une marque doit être effectivement exploitée dans le délai de 5 ans à compter de son enregistrement. Elle doit en outre servir à protéger les produits et services qui sont réellement désignés. Enfin la forme de la marque ne doit pas être modifiée, ou très légèrement.
Ces actions permettent, si elles aboutissent, d’obtenir la radiation totale de la marque attaquée.
Selon les cas, et les critères de votre dossier, le litige peut être porté soit devant l’INPI, soit devant le Tribunal Judiciaire compétent, à titre principal ou à titre reconventionnel dans une procédure en cours.
La nouveauté introduite par la loi PACTE est la procédure directe devant l’INPI. Cet office devient une véritable juridiction puisqu’elle peut accueillir des litiges en nullité en dehors de tout autre litige.
La procédure est plus rapide que devant le tribunal (6 à 8 mois en moyenne, contre 18 à 36 mois). Enfin, autre point notable, la procédure devant l’INPI ne permet pas d’accorder de dommages et intérêts, simplifiant ainsi la procédure.
La détermination de la juridiction compétente est faite après analyse juridique de votre demande.
Dans tous les cas, les décisions de l’INPI, comme celle du Tribunal, sont tranchées par la Cour d’Appel compétente. Il est à souligner que la procédure diffère sensiblement.
Véritable levier de stratégie juridique, l’action en nullité permet d’annuler des marques concurrentes de manière rapide et efficace. Votre portefeuille de marque pourra ainsi être conforté par cette radiation, faisant de la place à vos propres marques.
Pour sécuriser la procédure, il convient en amont d’effectuer une analyse fine de la marque à attaquer, afin de maîtriser la procédure tout au long du litige. Le justiciable intéressé pourra opportunément se faire représenter par un avocat afin d’accroitre ses chances de succès. Les avocats du barreau de Toulouse sont compétents pour vous conseiller et vous défendre devant toutes les juridictions, y compris devant les juridictions spécialisées en droit des marques.
FOCUS
L’opportunité donnée par la loi Pacte d’agir directement à l’encontre des marques concurrentes ne doit pas faire oublier qu’il est également possible que des attaques soient dirigées à l’encontre de vos propres marques. De l’enregistrement de la marque à sa défense, le titulaire doit être vigilent à la solidité juridique de son portefeuille de marque. Il y a un lien évident entre une marque correctement enregistrée et exploitée, tant au plan juridique que marketing, et la résistance qu’elle pourra opposer en cas d’attaque judiciaire d’un concurrent.
Article paru dans La Dépêche du Midi - pages Annonces légales
