Ne touchez pas au grisbi de Vente-privée.com ! Validité de la marque

Forte de sa notoriété auprès de ses membres, la société Vente-privée.com a engagé depuis plusieurs années un process de protection de ses signes distinctifs notamment par le dépôt de trois marques semi-figuratives nationales et communautaire en 2004 et 2005. Cela était sans compter les agissements parasitaires ou procéduriers de ses concurrents.

Nous avions déjà évoqué dans notre précédente chronique ce feuilleton judiciaire digne d’Audiard opposant les 2 signes Vente-privée.com et Showroomprive.com, ce dernier épisode dans la lignée de « touchez pas au grisbi » vient peut-être de trouver son épilogue.

Ainsi, la société Vente-privée.com est engagée depuis 2013 dans deux procédures judiciaires :

  • Une première affaire concernant la marque Vente-privée.com dans laquelle la société Showroomprivé.com avait demandé la nullité de la marque verbale Vente-privée.com ;
  • Une deuxième affaire concernant le signe distinctif Ventre-privée.com dans laquelle la société Vente-privée.com avait assigné le titulaire des trois noms de domaine venteprives.com, ventprivee.com et ventepriveee.com.

Alors que dans la première affaire, le TGI de Paris (TGI Paris, Sect. I, Ch. 3, 28 novembre 2013, n°12-12.856) a annulé la marque pour manque de distinctivité, le même TGI de Paris (TGI Paris, Sect. III, Ch. 3, 6 décembre 2013), dans la deuxième affaire, (bien que voisin de chambre) devait consacrer la notoriété du signe distinctif à titre de dénomination sociale, d’enseigne, de nom de domaine et de … marque. Du Audiard …

La société Vente-privée.com a donc fait appel du premier jugement. Or, pour rappel, la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mai 2013 (Cass. com., 14 mai 2013 n°12-15.534), avait considéré qu’un nom de domaine, qui n’avait pas de caractère distinctif, avait acquis un tel caractère par l’usage.

Par un arrêt du 31 mars 2015, la Cour d’appel de Paris vient de trancher le litige opposant les deux sociétés concurrentes et de confirmer la validité de la marque Vente-privée.com nonobstant son défaut de distinctivité reproché par les premiers juges.

La Cour d’appel de Paris a en effet considéré que, dépourvu de caractère distinctif au moment de son dépôt, la marque Vente-privée.com l’avait acquis par son usage. Mais tout dépend de la nature de l’usage, pour mémoire…

L’acquisition du caractère distinctif par l’usage permet en effet la protection des marques notoires dépourvues de ce caractère au moment de leur dépôt sur le fondement de l’article 3 § 3 de la Directive 2088/8/CE et de l’article L. 711-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle.

Pour caractériser cette acquisition par l’usage, la Cour d’appel a utilisé les critères dégagés par la CJCE dans l’affaire Windsurfing Chemsee (CJUE 4 mai 1999, aff.C-109/97) à savoir un usage continu, intense, de longue durée, à titre de marque pour identifier les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée, usage caractérisé notamment par : la part de marché détenue, l’intensité, l’étendue géographique, la durée de l’usage, l’importance des investissements.

Ces critères ont été repris dans un arrêt de la Cour d’appel portant sur la marque LES PUCES DU DESIGN, dans lequel la Cour précise qu‘il « convient de prendre en considération tous les éléments pertinents, et notamment l’intensité, la durée et l’étendue géographique de l’usage, la part de marché détenue par la marque, l’importance des investissements réalisés pour la promouvoir, la proportion des consommateurs intéressés qui, grâce à la marque, identifie le produit ou service comme provenant d’une entreprise déterminée, les déclarations d’organisations professionnelles » (CA, Pôle 5, Ch. 2, 28 septembre 2012, n° 11/09466 « LES PUCES DU DESIGN »).

Ces listes ne sont pas exhaustives et sont analysées par les tribunaux de façon casuistique à la seule discrétion du juge. Ainsi, le tribunal de grande instance de Paris a considéré que la marque PNEUS ONLINE pour un service de vente de pneus en ligne a acquis un caractère distinctif, car le titulaire de cette marque a attesté de ses parts de marché élevés, de ses efforts promotionnels, de la valeur économique de sa marque et de la perception de cette dénomination par les journalistes (TGI Paris, 24 juin 2010).

Cette appréciation se faisant au cas par cas, les tribunaux ont, à l’inverse, refusé l’acquisition du caractère distinctif pour les marques LOTO (Cass. com., 28 avril 2004, n°02-14.373) et LE FOOT (CA Paris, 5 novembre 2010, n°09-18.667).

En l’espèce, la société Vente-privée.com a pu démontrer un tel usage grâce à de nombreux élément de preuve et notamment des sondages. La société a ainsi apporté la preuve de l’apposition de la mention « Prix vente-privée.com » aux cotés de millions de produits proposés à la vente en ligne, de l’utilisation dans les courriers électroniques adressés quotidiennement à 20 millions de membres, de la présentation des services dans la presse écrite et la presse en ligne, etc.

Par ailleurs, la Cour a évalué la valeur économique de la société Vente-privée.com par le biais de ses 90% de parts de marchés des ventes événementielles sur Internet, du développement de son chiffre d’affaires de 300 millions d’euros HT en 2007 à plus d’1 milliard d’euros en 2013, et de l’importance de son réseau de membres se chiffrant à 20 millions de membres dont 11 millions en France.

A travers ces éléments, la Cour a pu apprécier la notoriété de la société et de son site Internet accessible au nom de domaine Vente-privée.com, et ainsi retenir le caractère distinctif de la marque correspondante.

On en touche pas impunément au « grisbi » de vente-privée.com.

Ce revirement vient réconforter bon nombre de titulaires de marques, qui peuvent désormais envisager de suppléer le défaut de distinctivité en apportant la preuve de « l’usage continu, intense et de longue durée » et fort opportunément acter de la forte valorisation attachée à leurs marques.

Reste à savoir quel sera in fine la position de la Cour de cassation…

Feuilleton à suivre…